¿Ciberocupación? Revisión de un caso de 2003

 

El caso del dominio marqueze.com

La sociedad Marqueze Producciones, S.L., titular de la marca española marqueze y propietaria del dominio marqueze.net, consiguió que le fuesen transferidos los derechos exclusivos de utilización del dominio marqueze.COM gracias al fallo de un Tribunal de Justicia Ordinaria español. Dicho tribunal declaró que el registro y uso del dominio marqueze.COM por parte de otro registrante constituía una violación de la marca marqueze, así como un acto de competencia y publicidad desleal. Esta decisión revocaba una resolución anterior de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que desestimaba una demanda interpuesta por esta sociedad contra el anterior titular del dominio.

Estamos pues ante un caso histórico, ya que es la primera vez que un Juzgado de Primera Instancia español revoca una decisión del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, máxima autoridad internacional no judicial creada para promover la solución de controversias en materia de propiedad intelectual por medio de métodos alternativos a las acciones judiciales ordinarias.

Lo que pretendo demostrar en las siguientes líneas es que hablar de ciberocupación en este caso, como alegremente pregonaron algunos medios en su momento, no se ajusta a la realidad.

 

 

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

• 27 de marzo de 1998. Es registrado el dominio genérico marqueze.NET desde BulkRegister por parte de un particular, don Emilio Márquez Espino (actualmente aparece como sociedad titular de Marqueze Telecom SA, de la cual el sr. Márquez es gerente).
• 21 de junio de 1999. Más de un año después se produce el registro del dominio genérico marqueze.COM en Netwoks Solutions (Verisign, Inc. EE.UU.) por un particular, don Carlos Sanz Valbuena, aunque como contacto técnico y administrativo consta la sociedad Internet Hispano, S.L. (Nota 1: por estas fechas marqueze.NET se muestra en la red como un sitio aún en construcción, el mensaje “Dominio en construcción” se alterna durante el resto de ese año 1999 con portadas similares a ésta) (Nota 2: las primeras huellas de la explotación del dominio marqueze.COM las encontramos en febrero de 2000, lógicamente con URL redireccionada debido a la sentencia judicial).
• 30 de noviembre de 1999. Don Emilio Márquez Espino presenta solicitud ante la OEPM para el registro de marqueze como marca española en la clase 35. El registro es concedido y aprobado el 22 de mayo de 2000.
• 17 de diciembre de 1999. Marqueze Producciones, S.L. se constituye como sociedad. Nace para la explotación de todo tipo de recursos en Internet, especialmente para la explotación del portal de contenido para adultos marqueze.NET, nombre de dominio inspirado en el apellido de la persona que originariamente constituyó la sociedad, el ya mencionado don Emilio Márquez Espino.
• Julio de 2000. Marqueze Producciones, S.L. remite un requerimiento notarial a don Carlos Sanz Valbuena como titular y registrante del dominio marqueze.COM, quien manifiesta desconocer el asunto, mencionando que su profesión era la de soldador y que nada tenía que ver con el dominio (siempre según la versión de Marqueze Producciones).
• 21 de octubre de 2002. Marqueze Producciones presenta una demanda contra don Carlos Sanz Valbuena en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, reclamando el dominio marqueze.COM tomando como base la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio. El 10 de diciembre de ese mismo año 2002 la demanda es desestimada fallando a favor del titular del dominio. Ante esta resolución Marqueze Producciones decide presentar una nueva demanda ante la Jurisdicción Ordinaria española; en esta ocasión demanda tanto a don Carlos Sanz Valbuena como a Internet Hispano, S.L.
• 26 de septiembre de 2003. El Juzgado de Primera Instancia n° 37 de Madrid falla a favor de Marqueze Producciones, declarando que el registro y uso del nombre de dominio de marqueze.COM constituye una violación de la marca española marqueze, así como un acto de competencia y publicidad desleal. Marqueze Producciones S.L. consigue que le sean transferidos la titularidad y los derechos exclusivos de utilización del dominio marqueze.COM.

 

REFLEXIONES Y COMENTARIOS

La primera demanda presentada por Marqueze Producciones S.L., desestimada por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, provocó bastante malestar en esta sociedad que, ante una sentencia desfavorable, decidió no quedarse con los brazos cruzados.

 

En una nota de prensa de marqueze.NET (publicada después de haberse producido la segunda resolución emanada del Juzgado de Primera Instancia de Madrid) se pueden leer declaraciones como éstas (el enfatizado es mío):

 

(…) Pero Sucede que algunos árbitros de la OMPI cumplen con sus funciones de una forma algo extraña, y no es la primera vez que un tribunal ordinario tiene que poner las cosas en su sitio ante los excesos de algunos pseudojueces poco diligentes (…) Lo cierto es que el árbitro que nos tocó en la OMPI, a pesar de que más del 85 % de sus resoluciones resultan a favor del demandante, estimó en este caso que el propietario del dominio debía seguir teniéndolo, en una polémica resolución que afortunadamente ha sido revocada por los jueces españoles, quienes dan la impresión de saber mucho más de estas cosas que no algunos de los supuestos expertos acuadrillados en la OMPI, en cuyo ánimo, en ocasiones, parece pesar más el lucrativo servilismo de intereses espúrios que el arte de hacer justicia.

Como era de esperar, Marqueze Producciones intenta arrimar el ascua a su sardina. La nota obvia datos absolutamente relevantes, no dice nada por ejemplo de que en el momento del registro del dominio Marqueze.COM, Marqueze Producciones o la marca marqueze no existían, como tampoco dice que la página marqueze.NET en aquellos momentos era más un proyecto en gestación que una realidad (ni siquiera estaba dedicada al 100% a contenidos exclusivamente para adultos, como sí era el caso del portal marqueze.COM)

 

lo que sí dice la nota, claro, es que la empresa que gestiona el portal de marqueze.NET titular de la marca marqueze:

 

Ha conseguido por fin recuperar el dominio marqueze.com, que había estado siendo utilizado de forma ilícita por competidores desleales. MARQUEZE se ha configurado como uno de los principales portales españoles, encontrándose en la actualidad dentro de las 1.000 webs más visitadas, según el ránking de ALEXA.

No sé exactamente cuándo comenzó a tener este éxito en la red esta página, pero lo que es un hecho constatado es que no gozaba de este éxito en el momento en que se producía el registro de marqueze.COM, además de que esta nota de prensa es de mediados de 2003.

 

¿Qué demandaba Marqueze Producciones ante la OMPI?

 

• Que el demandado carecía de derecho registral alguno sobre dicho nombre de dominio.
• Que la página del demandado seguía operativa después de haberle sido remitido un requerimiento notarial.
• Que la página del demando entraba en franca colisión con la del demandante, al tratarse también de una página con contenido para adultos.
• Que el demandado trataba de atraer, para beneficio propio o de competidores del demandante, usuarios de internet a su sitio web, favoreciendo una posibilidad de confusión con la marca de la demandante en cuanto a origen, patrocinio, filiación o promoción de su sitio web o de un producto o servicio de su web.

¿Qué alegaba por su parte el demandado (Carlos Sanz Valbuena)?

 

• Que el dominio marqueze.COM fue creado el 21 de junio del año 1999, mientras que la marca marqueze fue concedida el día 22 de Mayo del año 2000. (Nota 3: dato crucial a mi juicio).
• Que por tal motivo, y porque si no cualquiera podría conseguir un nombre de dominio anterior mediante la inscripción de una marca posterior, la demanda debería ser desestimada. (Nota 4: lo que podría sentar, a mi juicio, una jurisprudencia muy peligrosa).

Cabe señalar que para que el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI estimase la demanda y considerase el registro de este nombre de dominio como un registro abusivo se debían cumplir tres requisitos:

 

1. Que el nombre de dominio registrado por el demandado fuese idéntico, u ofreciese semejanza que produjese la confusión con una marca de productos o servicios sobre la que la demandante tenga derechos.
2. Que el demandado careciese de derechos o interés legítimo en relación con el nombre de dominio.
3. Que el nombre de dominio hubiese sido registrado y usado de mala fe.

A Marqueze Producciones le resultó relativamente fácil probar tanto el primer como el segundo punto, pero no así el tercero. Creo que ha quedado patente en la cadena de hechos que he presentado cronológicamente que, incluso suponiendo que hubiese habido mala fe en el registro, no resulta nada fácil demostrarlo, puesto que como ya se ha dicho marqueze.NET, en el momento del registro de marqueze.COM, era apenas un dominio en pleno proceso de consolidación y construcción, además de que Marqueze Producciones no se había constituido aún como sociedad ni tenía ninguna marca registrada.

 

Muchos datos difíciles de obviar a la hora de tomar una posición clara en este asunto. Los tribunales españoles le terminaron dando la razón, ahora veremos cómo, pero en mi opinión hablar de ciberocupación en este caso es cuando menos excesivo.

 

Para demostrar que la parte demandada había actuado con mala fe al registrar y explotar el dominio, Marqueze Producciones tuvo que probar:

 

• Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder el registro al demandante que es titular de la marca o a un competidor de ese demandante. (Nota 5: no parecía ser el caso, además de que la marca no existía en el momento del registro).
• El nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular de la marca la refleje en el nombre de dominio correspondiente. (Nota 6: lo dicho, la marca aún no existía).
• El nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor. (Nota 7: dificilísimo, por no decir imposible, de probar).
• El nombre de dominio se ha registrado para atraer intencionadamente, con ánimo de lucro, usuarios de internet a su sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante. (Nota 8: es cierto que se producía una clara confusión con la marca, ya que marqueze.COM además de compartir nombre con marqueze.NET compartía servicios y contenidos para adultos, como quedó demostrado en el requisito 1. El problema sigue siendo demostrar la intencionalidad en el acto, me remito de nuevo a la cadena de hechos presentados cronológicamente).

Ante esta situación, nada fácil y con puntos muy discutibles ¿cómo ganó Marqueze Producciones la siguiente demanda que interpuso, esta vez por justicia ordinaria y en España?

 

Aunque parezca increíble, ganaron porque los demandados no se presentaron ¿y esto por qué ocurrió? Las razones se nos escapan, por mi parte pienso, como la misma OMPI había ratificado, que Carlos Sanz Valbuena tenía todas las de ganar.

 

Corto y pego un fragmento de los “Fundamentos de Derecho” de la Sentencia española (el enfatizado es mío de nuevo):

 

Los demandados CSV e INTERNET HISPANO, S.L., se colocaron en situacion voluntaria de rebeldía al no contestar a la demanda ni personarse en autos dentro del plazo que les fue concedido, lo que unido a la prueba documental aportada por la parte actora con su escrito de demanda, hace que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 217 de la Ley 1/2000 de 7 de Enero de Enjuiciamiento Civil en relación con los artículos 41 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre Marcas y el 18 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia Desleal, se esté en el caso de estimar íntegramente la pretensión de la parte actora (…)

Una cosa es cierta: no ha sentado jurisprudencia porque el juicio como tal no llegó a celebrarse.

 

Para terminar, dejo varias preguntas en el aire como confirmación de lo pantanoso del terreno en el que nos movemos:

 

¿Qué hubiese pasado si en lugar de tratarse de dominios genéricos con registrantes españoles y de una marca española se hubiese tratado de dominios genéricos registrados desde distintos países, pongamos hispanohablantes, con marcas también pertenecientes a esos países distintos?

 

¿Y si alguien ya ha registrado desde Argentina el dominio territorial marqueze.COM.AR (como efectivamente he podido confirmar en nic.ar aunque me resulta imposible enlazarlo)? ¿Y si no es el señor Márquez, aunque sospecho que sí, la persona que ha registrado ese dominio? ¿Y si a ese alguien le da por introducir contenidos para adultos en su sitio?

 

¿Qué pasaría si ahora alguien registrase los dominios genéricos marqueze.BIZ (Business) o marqueze.WS (Web Site)? ¿O es que están ahí esperando a que la actual Marqueze Telecom S.A. los adquiera cuando se le antoje?